СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2014 года N СИП-138/2014
[Требование удовлетворено, так как ошибочная патентная классификация заявленного изобретения привела к неправильному рассмотрению Роспатентом вопросов о его промышленной применимости]
Резолютивная часть решения объявлена 26 ноября 2014 года.
Полный текст решения изготовлен 28 ноября 2014 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующий судья - Рогожин С.П., судьи - Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Подкорытовым Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Степанца Владимира Андреевича (г. Юбилейный, Московская область) о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (123995, г.Москва, Бережковская наб., 30, корп.1 ОРГН 1047730015200) от 15.02.2014 N 2011132592/07 об отказе в удовлетворении возражений на решение от 29.03.2013,
при участии в судебном заседании:
от заявителя: Степанец В.А. (паспорт),
от заинтересованного лица: Сенчихин М.С., представитель по доверенности от 10.09.2013 N 01/25-537/41,
установил:
Степанец Владимир Андреевич (далее - Степанец В.А., заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 29.03.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке от 03.08.2011 N 2011132592/07 и от 15.02.2014 об отказе в удовлетворении возражения.
Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2014 производство по делу в части признания недействительным решения Роспатента от 29.03.2013 прекращено. Требование о признании недействительным решения от 15.02.2014 удовлетворено, данное решение признано недействительным как не соответствующее статье 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение на решение от 29.03.2013.
Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.09.2014 означенный судебный акт в части признания недействительным решения Роспатента от 15.02.2014 отменен, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.
Таким образом, судом рассматривается требование только в части признания недействительным решения Роспатента от 15.02.2014 N 2011132592/07, ввиду оставления в силе решения о прекращении производства по требованию о признания недействительным решения Роспатента от 29.03.2013.
В судебном заседании Степанец В.А. настаивал на заявленных требованиях, ссылаясь на имеющиеся в материалах дела и дополнительно представленные пояснения, с учётом требований суда кассационной инстанции.
По мнению заявителя, вывод Роспатента о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" является ошибочными и немотивированными, поскольку сделаны с грубыми нарушениями Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приёма заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Регламент) и Руководства по экспертизе заявок на изобретения, утверждённого Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.07.2011 N 87 (далее - Руководство).
Представитель Роспатента поддерживал ранее изложенные в отзыве доводы, с заявленными требованиями не согласился, просил отказать в их удовлетворении, ссылаясь на имеющиеся в материалах дела доказательства.
Как следует из материалов дела и подтверждается представленными доказательствами, 03.08.2011 Степанцом В.В. в Роспатент подана заявка на выдачу патента на изобретение "Способ электромеханического преобразования энергии и электрополевой движитель на его основе", которой присвоен регистрационный номер 2011132592.
Согласно приложенной к заявке формуле изобретения, она содержит два независимых пункта 1 и 5, а также зависимые от них пункты 2-4 и 6-8 соответственно.
Независимые пункты 1 и 5 формулы представлены в следующей редакции:
"1. Способ электромеханического преобразования энергии путем взаимодействия тел, являющихся источником электрического поля, отличающийся тем, что преобразуют энергию электрического поля, действующего между механически связанными между собой заряженными подвижными обкладками электрического конденсатора, в механическую энергию их взаимного вращательного или поступательного движения, для чего указанные обкладки располагают в диэлектрической среде и разворачивают друг относительно друга таким образом, чтобы образующаяся при этом между обкладками результирующая сила электростатического взаимодействия была ориентирована в направлении требуемого их перемещения.
5. Электрополевой движитель, содержащий механически связанные между собой обкладки электрического конденсатора, отличающийся тем, что указанные обкладки подвижны и расположены в диэлектрической среде под углом относительно друг друга.
Решением Роспатента от 29.03.2013 в выдаче патента на изобретение по заявке N 2011132592 было отказано по мотивам несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".
На указанное решение Степанцом В.А. было подано возражение от 29.05.2013, по результатам рассмотрения которого Роспатентом 15.02.2014 было принято решение об отказе в удовлетворении возражения, оспариваемое решение об отказе в выдаче патента на изобретение оставлено в силе.
Не согласившись с решением Роспатента от 15.02.2014 N 2011132592, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о его отмене.
Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела с учётом указаний суда кассационной инстанции, данным в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.09.2014, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд установил следующие.
Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Учитывая дату обращения с настоящим заявлением, суд полагает, что срок на обращение в суд заявителем соблюдён.
Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты нарушенного права в сфере предпринимательской деятельности оспаривание действий (бездействия) государственных органов.
В силу части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Таким образом, исходя из смысла норм части 1 статьи 198, части 4 статьи 200 и части 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и учитывая разъяснения, содержащиеся в пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.96 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании незаконным ненормативного правового акта, решения или действия государственного органа является одновременное несоответствие этого ненормативного правового акта, решения или действия закону или иному правовому акту, а также нарушение оспариваемым актом прав и законных интересов заявителя, обратившегося в суд с соответствующим требованием.
При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено, что юридически значимые действия, совершены Роспатентом в рамках своих полномочий, закреплённых статьёй 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.
В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.
При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.
Таким образом, Роспатент верно исходил из того, что с учётом даты заявки на выдачу патента на изобретение "Способ электромеханического преобразования энергии и электрополевой движитель на его основе", правовая база для оценки патентоспособности заявленного в качестве промышленного образца решения включает в себя ГК РФ и Регламент.
Вместе с тем суд первой инстанции не может согласиться с мотивами отказа, изложенными в обжалуемом ненормативном правовом акте от 15.02.2014, ввиду следующего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).
Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 ГК РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или социальной сфере.
С целью соотнесения объекта изобретения с той или иной отраслью техники проводится классификация заявленного изобретения в соответствии с пунктом 23.4. Регламента и изобретение относят к соответствующим разделам науки и техники в соответствии с Международной Патентной Классификацией (МПК). При этом первоначально классификация определяется в процессе формальной экспертизы по формуле и аналогам, представленным в заявке, затем уточняется при экспертизе по существу, а окончательно устанавливается по завершении информационного поиска (пункта 26.5 Регламента).
В то же время из подпункта 2 пункта 24.5.1 Регламента следует, что при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.1 Регламента установлено, что если соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.
Согласно подпункту 3 пункта 10.8.1.5 Регламента не следует излагать зависимый пункт формулы изобретения таким образом, что при этом происходит замена или исключение признаков изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинён. Если зависимый пункт формулы изобретения сформулирован так, что имеют место замена или исключение признаков независимого пункта, не может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независимым, которому он подчинен, характеризует одно изобретение.
Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов, изложенных заявителем, показал следующее.
Существо заявленного изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения.
Подпунктом 1 пункта 26.4 Регламента в качестве характеристики области информационного поиска (совокупность разделов науки и техники, информация по которым просматривается для установления уровня техники по данной заявке) используются индексы рубрик МПК.
Из общих положений части 3 Руководства следует, что основные этапы экспертизы по существу состоят в анализе описания изобретения, в проверке соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения, в проверке принципиальной патентоспособности изобретения, в проведении информационного поиска и подготовке отчета о нем, в проверке промышленной применимости изобретения, новизны, изобретательского уровня. Эти этапы экспертизы по существу осуществляются после завершения формальной экспертизы с положительным результатом.
При определении области информационного поиска учитываются объект изобретения в целом и его функционально самостоятельные признаки, отличительные от наиболее близкого аналога. При определении области информационного поиска учитываются также функционально самостоятельные признаки, общие для изобретения и наиболее близкого аналога, если имеются относящиеся к ним отличительные признаки, не являющиеся функционально самостоятельными. Поиск этих признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях безотносительно к назначению этих объектов и их частей.
Общепринятый подход состоит в том, что экспертиза по существу начинается с тщательного анализа описания и формулы изобретения в целях уяснения решаемой задачи, технического результата (результатов) и сущности заявленного изобретения. При проведении этого анализа эксперт должен принимать во внимание весь комплекс требований, предъявляемых к формуле изобретения (подпункты (1) - (7) пункта 24.4 Регламента, часть 2 Руководства), и требований, связанных с проверкой принципиальной патентоспособности заявленного изобретения (пункты 1, 5 статьи 1350 ГК РФ, пункт 24.5 Регламента, часть 3 Руководства).
Если на данном этапе не выявлены препятствия для дальнейшего проведения экспертизы по существу, т.е. основания для запроса, и получен положительный вывод по результатам проверки принципиальной патентоспособности, далее проводится информационный поиск и подготавливается отчёт о нем. При проведении информационного поиска и подготовке отчёта о нем принимаются во внимание положения раздела 26 Регламента и второй части Руководства по экспертизе заявок на изобретения. Следует иметь в виду, что если формула изобретения наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, содержит признаки, характерные для решений, не являющихся изобретениями в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 ГК РФ, и в результате проведения информационного поиска выявлен более близкий аналог, то необходимо вернуться к проверке принципиальной патентоспособности заявленного решения (пункт 24.5 Регламента, пункт 3.3.4 настоящего Руководства).
Затем осуществляется проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения. Однако при совершении Роспатентом административной процедуры проведение информационного поиска данные требования были нарушены.
Как следует из обжалуемого ненормативного правового акта (отчёт о поиске л.д.91, т.1), изобретение было отнесено к рубрике МПК H02N 1/10 и область информационного поиска определена рубриками МПК H02N 1/100, 1/06, 1/10, при этом не было указано ни одного патента или заявки на электростатический двигатель или иное устройство, осуществляющее преобразование электростатической энергии.
Вместе с тем заявленное изобретение согласно техническому описанию является электростатическим двигателем.
Таким образом, не была выполнена задача поиска аналогов, на базе которых проводится дальнейшая экспертиза.
По сути, запрос экспертизы по существу (л.д.90, т.1) и заключение коллегии палаты по патентным спорам (л.д. 164, т.1) состоит из утверждения, что предоставленный на регистрацию изобретение вступает в противоречие с эмпирически установленными закономерностями, описываемыми законом сохранения импульса.
При этом все определения берутся из раздела физики "Механика", определяющие оценку механического импульса (количества движения) механической системы.
Вместе с тем очевидно, что электростатический двигатель в принципе не может быть "замкнутой механической системой", поскольку они относятся к разным областям техники, а признак перемещения в пространстве недостаточен для подобной классификации устройства.
По мнению суда, классифицирующим признаком в спорной заявке, является физическая природа устройства и предмет соответствующего раздела науки, ее изучающий.
Так, с позиции механики, как науки о механическом движении, рассматриваемое устройство представляет собой не механическую систему, являющуюся "совокупностью взаимодействующих тел", а единичное "абсолютно твердое тело", движущееся под действием сил, вопросы образования которых "выходят за рамки механики, составляя содержание других разделов физики" (см. Яворский Б.М., Детлаф A.A. Справочник по физике. М.: Наука. 1974. с.13-14, п.1-4).
Таким образом, в данном случае, рассматриваемое устройство, функционирует по законам физики из раздела "Электричество и магнетизм".
При этом силы, действующие между пластинами устройства определяются по законам электростатики, являющейся "учением о свойствах и взаимодействии электрических зарядов, неподвижных относительно избранной для их изучения инерциальной системы отсчета" (см. Яворский Б.М., Детлаф A.A. Справочник по физике. М.: Наука. 1974. с.341).
