СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ
РЕШЕНИЕ
от 22 мая 2014 года N СИП-138/2014
[Требование удовлетворено, так как оспариваемое решение Роспатента не соответствует ст.1350 ГК РФ и нарушает права заявителя, препятствуя получению им патента на изобретение]
___________________________________________________________________
Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.09.2014 N СИП-138/2014 данное решение направлено на новое рассмотрение в части
___________________________________________________________________
Резолютивная часть решения объявлена 20 мая 2014 года.
Полный текст решения изготовлен 22 мая 2014 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующий судья - Рогожин С.П., судьи - Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Подкорытовым Н.С., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Степанца Владимира Андреевича (г. Юбилейный, Московская область) о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (123995, г.Москва, Бережковская наб., 30, корп.1 ОРГН 1047730015200) от 29.03.2013 и от 15.02.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке от 03.08.2011 N 2011132592/07, при участии в судебном заседании:
от заявителя: Степанец В.А. (паспорт),
от заинтересованного лица: Сенчихин М.С., представитель по доверенности от 10.09.2013 N 01/25-537/41,
установил:
Степанец Владимир Андреевич (далее - Степанец В.А., заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 29.03.2013 и от 15.02.014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке от 03.08.2011 N 2011132592/07 и взыскании с Роспатента в пользу заявителя пошлины за административное рассмотрение дела в сумме 2450 рублей и государственной пошлины в размере 200 рублей.
Явившийся в судебное заседание Степанец В.А. требования поддержал в полном объёме. В обоснование заявленных требований указал, что оспариваемые решения приняты Роспатентом в нарушение действующего законодательства, так как предложенное заявителем в заявке решение отвечает условию "промышленная применимость". Кроме того, заявитель ссылается на то, что Роспатентом нарушены требования пункта 4 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пункты 26, 24.5.1 и 24.9.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приёма заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Регламент). Считает, что заявителем в максимальном объёме представлены предусмотренные нормативными требованиями материалы, неопровержимо доказывающие работоспособность заявленного изобретения. Степанец В.А. сослался на практику выдачи патентов на изобретения Роспатентом аналогичных устройств, преобразующих энергию электростатического поля в энергию механической работы, а также в энергию электрического тока, с использованием особым образом ориентированных электростатических сил и полей (патенты Российской Федерации NN 2225066, 2458451, 2471283, 2471284).
Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве на заявление. Во обоснование своей позиции представитель Роспатента указал, что приведённых в материалах заявки N 2011132592 сведений недостаточно для признания, представленного заявителем технического решения изобретения, поскольку им не приведено достаточных теоретических и экспериментальных данных, подтверждающих возможность преобразования электрической энергии в механическую работу по перемещению охарактеризованного в формуле движителя, а также транспортного средства на его основе, посредством электростатического взаимодействия отдельных элементов предложенного движителя, то есть не подтверждается одно из условий патентоспособности изобретения, а именно "промышленная применимость".
Кроме того, представитель Роспатента полагает, что производство по делу в Суде по интеллектуальным правам по требованию заявителя об отмене решения Роспатента от 29.03.2013 об отказе в выдаче патента подлежит прекращению, поскольку в силу статьи 1387 ГК РФ такое решение может быть оспорено только в административном (внесудебном порядке).
Как следует из материалов дела и подтверждается представленными доказательствами, 03.08.2011 Степанцом В.В. в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) была подана заявка на выдачу патента на изобретение "Способ электромеханического преобразования энергии и электрополевой движитель на его основе", которая зарегистрирована за N 2011132592.
Согласно приложенной к заявке формуле изобретения, она содержит два независимых пункта 1 и 5, а также зависимые от них пункты 2-4 и 6-8 соответственно.
Независимые пункты 1 и 5 формулы представлены в следующей редакции:
1. Способ электромеханического преобразования энергии путем взаимодействия тел, являющихся источником электрического поля, отличающийся тем, что преобразуют энергию электрического поля, действующего между механически связанными между собой заряженными подвижными обкладками электрического конденсатора, в механическую энергию их взаимного вращательного или поступательного движения, для чего указанные обкладки располагают в диэлектрической среде и разворачивают друг относительно друга таким образом, чтобы образующаяся при этом между обкладками результирующая сила электростатического взаимодействия была ориентирована в направлении требуемого их перемещения.
5. Электрополевой движитель, содержащий механически связанные между собой обкладки электрического конденсатора, отличающийся тем, что указанные обкладки подвижны и расположены в диэлектрической среде под углом относительно друг друга.
Решением Роспатента от 29.03.2013 в выдаче патента на изобретение по заявке N 2011132592 было отказано по мотивам несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".
На данное решение Степанцом В.А. 29.05.2013 было подано возражение. Решением Роспатента от 15.02.2014 в удовлетворении данного возражения было отказано, оспариваемое решение об отказе в выдаче патента на изобретение оставлено в силе.
Не согласившись с решениями Роспатента от 29.03.2013 и от 15.02.2014, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об отмене указанных решений.
Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд установил следующие.
В силу части 2 статьи 1248 ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения осуществляется в административном порядке соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этих органов вступают в силу со дня принятия и могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.
Согласно части 2 статьи 1406 названного Кодекса, в случаях, указанных в статьях 1387, 1390, 1391, 1398, 1401 и 1404 ГК РФ, защита патентных прав осуществляется в административном порядке в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ.
Частью 3 статьи 1387 ГК РФ предусмотрено, что решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной могут быть оспорены заявителем путём подачи возражения в палату по патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения им решения или запрошенных у указанного федерального органа копий материалов, противопоставленных заявке и указанных в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня получения решения, принятого по заявке на изобретение.
Исходя из разъяснения, содержащегося в пункте 22 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в соответствии с частью 2 статьи 1248 ГК РФ предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке. При обращении в суд с требованием, подлежащим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, соответствующее заявление подлежит возвращению. При рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.
В силу пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
Из системного толкования вышеприведенных норм и разъяснений, данных высшими судебными инстанциями, следует, что производство по требованию Степанца В.А. об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.03.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2011132592 подлежит прекращению на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Рассмотрев требование заявителя об отмене решения палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.02.2014, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об его удовлетворении по следующим основаниям.
Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Срок на обращение в суд заявителем соблюдён.
Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты нарушенного права в сфере предпринимательской деятельности оспаривание действий (бездействия) государственных органов.
В силу части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Таким образом, исходя из смысла норм части 1 статьи 198, части 4 статьи 200 и части 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и учитывая разъяснения, содержащиеся в пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.96 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании незаконным ненормативного правового акта, решения или действия государственного органа является одновременное несоответствие этого ненормативного правового акта, решения или действия закону или иному правовому акту, а также нарушение оспариваемым актом прав и законных интересов заявителя, обратившегося в суд с соответствующим требованием.
Исходя из полномочий установленных частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, а также Регламентом, а также, исследовав доказательства по делу, суд приходит к выводу о том, что оспариваемое действия Роспатента совершены им в рамках своей компетенции.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).
Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 ГК РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или социальной сфере.
В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.1 Регламента при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.
Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.
В то же время подпунктом 1 пункта 26.4 Регламента в качестве характеристики области информационного поиска (совокупность разделов науки и техники, информация по которым просматривается для установления уровня техники по данной заявке) используются индексы рубрик Международной патентной классификации.
При определении области информационного поиска учитываются объект изобретения в целом и его функционально самостоятельные признаки, отличительные от наиболее близкого аналога. При определении области информационного поиска учитываются также функционально самостоятельные признаки, общие для изобретения и наиболее близкого аналога, если имеются относящиеся к ним отличительные признаки, не являющиеся функционально самостоятельными. Поиск этих признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях безотносительно к назначению этих объектов и их частей.
Основные этапы экспертизы по существу состоят в анализе описания изобретения, в проверке соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения, в проверке принципиальной патентоспособности изобретения, в проведении информационного поиска и подготовке отчёта о нем, в проверке промышленной применимости изобретения, новизны, изобретательского уровня. Эти этапы экспертизы по существу осуществляются после завершения формальной экспертизы с положительным результатом (Руководство по экспертизе заявок на изобретения, утверждённого Приказом Роспатента от 25.07.2011 N 87)
Суд соглашается с доводом заявителя о том, что при совершении Роспатентом административной процедуры проведение информационного поиска был нарушены требования, установленные вышеуказанным пунктом. Судом установлено, что заявленное изобретение согласно техническому описанию является электростатическим двигателем. Однако должностными лицами Роспатента изобретение было отнесено к рубрике МПК H02N 1/10 и область информационного поиска определена рубриками МПК H02N 1/100, 1/06, 1/10, при этом не было указано ни одного электростатического двигателя или иного устройства, осуществляющего преобразование электростатической энергии. Таким образом, не была выполнена задача поиска аналогов, на базе которых проводится дальнейшая экспертиза и без которой невозможно в дальнейшем оценивать заявку по существу.
Суд считает, что при проверке критерия "промышленная применимость" Роспатентом в нарушение пункта 24.9.1 Регламента не изложены основания, послужившие причиной для отказа в выдаче патента.
Пунктом 4.2.1. Руководства по экспертизе заявок на изобретения, утверждённого Приказом Роспатента от 25.07.2011 N 87 (далее - Руководство) установлено, что согласно подпункту (2) пункта 24.5.1 Регламента для признания изобретения промышленно применимым необходимо выполнение следующей совокупности условий:
- в описании изобретения, содержавшемся в заявке на дату подачи (а если на эту дату заявка содержала формулу изобретения, то в описании или формуле), содержится указание назначения заявленного изобретения;
- заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в указанных документах и чертежах или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения;
- в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.
В дальнейшем пунктами 4.3-4.7 Руководства установлен порядок проверки вышеуказанных условий.
Однако из содержания оспариваемого решения не следует, что Роспатентом проверялись все условия "промышленной применимости" в своей совокупности. В ходе судебного заседания представитель Роспатента также не мог пояснить мотивы и основания принято в этой части решения.
При этом согласно части 3 Приказа Роспатента от 22.02.2008 N 32 "О деятельности коллегий палаты по патентным спорам" мотивировочная часть решения включает правовое обоснование мнения коллегии палаты по патентным спорам и анализ существа доводов возражения, заявления. Правовое обоснование является неотъемлемым разделом решения коллегии палаты по патентным спорам. Указанный раздел должен включать все нормы, регулирующие вопросы, которые затронуты в возражении (заявлении). Сопоставительный анализ доводов возражения и оспариваемого решения должен содержать оценку всех ссылок, обосновывающих решение, а также развёрнутую оценку всех приведённых в возражении доводов. Указанные оценки решения и доводов возражения должны обосновать вывод коллегии палаты по патентным спорам о правомерности или неправомерности оспариваемого решения, а также вывод по существу вопросов, затронутых в возражении.
Между тем, из содержания заключения палаты по патентным спорам, положенного в основу оспариваемого решения Роспатента, усматривается, что доводы возражения заявителя от 29.05.2013, касающиеся "промышленной применимости" изобретения, вообще не рассматривались, безосновательно не принят акт испытаний модели "электрополевого движителя" от 22.10.2013 в качестве подтверждения доводов заявителя возражения.
При таких обстоятельствах суд признает, что в указанной части возражение вообще палатой по патентным спорам не рассматривалось, а вывод об отказе в удовлетворении возражения против отказа в выдаче патента по заявке N 2011132592 не соответствует положениям пункта 4 статьи 1350 ГК РФ.
Согласно статье 11 ГК РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд.
Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде.
В силу пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц должно содержаться указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.
Таким образом, в судебном акте должно содержаться указание на необходимость восстановления нарушенного права заявителя, а именно, на обязание государственного органа совершить определённые действия по восстановлению нарушенного права.
